6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU MADDE 155'E İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Öncesi Uygulama

Bilindiği üzere 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (“SMK”) yürürlüğe girmeden önceki dönemde bir sınai mülkiyet hakkının, sahibine mutlak bir koruma sağladığı, bir diğer ifadeyle tescile dayalı kullanımın hukuka aykırılık teşkil etmediği kabul ediliyordu. Nitekim Yargıtay’ın yerleşik içtihatları da bu yöndeydi. Örneğin; Yargıtay 11. HD’nin 02.05.2011 tarih, 2009/12869 E. ve 2011/5304 K. sayılı kararında[1]; “… davacının 08/06/2006 tarihli 32. sınıfta yer alan “Meysüt” markasının sahibi olduğu, davacının 20/11/1994, 27/04/1995, 29/03/1995 ve 12/04/1995 tarihli protokol ve marka lisans sözleşmeleri ile dava dışı “Meysu Meyve Suyu ve Gıda San. A.Ş.” adına tescilli “MeySu” asıl ve tek unsurlu markaların inhisari lisans ile kullanım ve üçüncü kişilere karşı hukuki yollara başvurma haklarına sahip olduğu, bu markaların da 32. sınıf emtiayı kapsadığı, davalının 32, 35 ve 39. sınıfta tescilli “Ceysu Antalya+şekil” ibareli markasını farklı fiili kullanımına dair belge bulunmadığı, tescilli markanın kullanımının haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.” şeklinde hüküm kurularak tescile dayalı kullanımın haksız rekabet ve marka hakkına tecavüz olarak nitelendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/11-52 E. ve 2013/1416 K. sayılı kararında; “bir marka tescili hükümsüz kılınmadıkça sahibinin tescilinden kaynaklanan haklarının elinden alınmasının mümkün olmadığını” içtihat etmiştir. O kadar ki, markanın kötü niyetli olarak tescil edildiği anlaşılsa ve bu nedenle marka hükümsüz kılınsa bile, bu markaya dayanılarak yapılan hukuki ve cezai işlemlerden zarar görüldüğü iddiasıyla açılan bir tazminat davası dahi, hükümsüz kılınıncaya kadar marka kullanımının hukuka uygun olduğu gerekçesiyle reddedilmiş ve bu karar Yargıtay 11. HD’nin 04.07.2012 T. 2011/5369 E. ve 2012/11913 K. sayılı kararı ile onanmıştır[2].

Görüldüğü üzere, KHK’lar döneminde tescilli bir sınai mülkiyet hakkına adeta bir dokunulmazlık tanınmışsa da somut olay bazında yargı kararlarının pek de yerinde olmadığı görülmektedir. Sonuç itibariyle, SMK’nın yürürlüğe girmesiyle birlikte önceki hatalı uygulama sona ermiştir.

SMK m.155 Uyarınca Önceki Tarihli Hakların Etkisi

KHK’lar dönemindeki uygulamanın aksine SMK m.155; “Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi, kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında, sahip olduğu sınai mülkiyet hakkını savunma gerekçesi olarak ileri süremez.” hükmünü ihtiva etmektedir. Maddenin lafzından da anlaşılacağı üzere, sonraki tarihli bir tescil, şartların mevcudiyeti halinde, hukuka uygunluk sebebi olarak kabul edilmeyecektir.

Nitekim madde gerekçesinde de şu açıklamalar yer almaktadır; “madde, sınai mülkiyet haklarına ilişkin yürürlükteki kanun hükmünde kararnamelerden yalnız 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de bulunan bir maddedir. Doktrindeki görüşler ve yargı kararları ışığında anılan düzenlemenin markalar ve tasarımlar için de uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Maddeyle, başkasının sınai mülkiyet hakkına tecavüz ettikleri tespit edilen kişilerin o sınai mülkiyet hakkından daha sonraki bir tarihte kendi adlarına yapılan tescile dayanmalarının önü kapatılmıştır. Sonraki tarihli tescil, bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmemiştir. Böylece aradaki kullanımların şartları gerçekleşmişse hakka tecavüz oluşturacağı ve her ne kadar davalı taraf adına tescil mevcut olsa da, bu dönemdeki kullanım için de şartları varsa tazminat sorumluluğunun doğacağı kabul edilmiştir.” Gerekçeden de anlaşıldığı üzere, çatışan tescillerin varlığı halinde, önceki tarihli hak sahibinin sonraki tarihli hak sahibine karşı açtığı tecavüz davasında, sonraki tarihli tescilin varlığı bir hukuka uygunluk nedeni kabul edilmeyecek, tescilin mevcut olduğu süre boyunca şartların sağlanması durumunda tazminat sorumluluğu doğabilecektir[3].

Söz konusu maddede geçen “hak sahiplerinin açmış olduğu tecavüz davasında” ifadesi ile aslında bu maddenin tecavüz davalarında uygulanma yeri bulduğu anlaşılmaktadır. Bir diğer ifadeyle, eğer davacı-önceki hak sahibi- sonraki tescilin hükümsüz kılınmasını da istiyorsa bu durumda ya ayrı olarak ya da açmış olduğu tecavüz davası ile birlikte bir hükümsüzlük davası açmalıdır.

Madde metninde, ilgili maddeye dayanılarak açılacak bir tecavüz davası kapsamında davalı, “Marka, patent veya tasarım hakkı sahibi” olarak tanımlanmışken, davacı için “kendi hakkından daha önceki rüçhan veya başvuru tarihine sahip hak sahibi” ifadesi kullanılmıştır. Bu ifadeden davacının da SMK kapsamında sayılan tescilli bir sınai mülkiyet hakkına sahip olması gerektiği anlaşılmalıdır. Zira madde metninde tecavüz davasını açan kimsenin, davalıdan önceki “rüçhan veya başvuru tarihine” sahip bir hak sahibi olması aranmıştır. Esasen “rüçhan veya başvuru tarihi” terminolojisi, tescilli sınai mülkiyet haklarına ait kavramlarla ilişkilidir. Dolayısıyla, rüçhan veya başvuru tarihinden söz edebilmek için tescilli bir sınai hakkın mevcut olması gerekir[4].

Bununla birlikte akla gelen bir diğer soru da; davalının “marka, patent, tasarım” dışında kalan ticaret unvanı, işletme adı ya da alan adı hakkına sahip olması halinde, bu haklarını aleyhine açılmış bir tecavüz davasında ileri sürüp süremeyeceği hususudur. Böyle bir durumda m.155 ile neyin koruma altına alınmak istendiği öncelikle dikkate alınmalıdır. Nitekim m.155 ile önceki hak sahibinin hakkı korunmaya çalışılmıştır. Bu yönden öncelik ilkesi, tescil esasının geçerli olduğu tüm sınai mülkiyet hakları yönünden temel bir kuraldır ve ihlal davalarında da dikkate alınmalıdır. Dolayasıyla, SMK m.155’te düzenlenmeyen haklar bakımından da madde kıyasen uygulanabilir niteliktedir.[5]

Yukarıda da belirtildiği üzere, SMK m.155’te “öncelik ilkesi” ön plana çıkarılmış ve bu doğrultuda önceki hak sahibinin hakkının korunması amaçlanmıştır. Tescilli haklar arasındaki tecavüz davalarında öncelik ilkesinin kapsamı ve etkileri şu şekilde sıralanabilir:

Çatışan haklar arasındaki öncelik, hakların başvuru veya rüçhan tarihine göre belirlenir.

Önceki tescil sahibi, açacağı tecavüz davası kapsamında hakkın koruma kapsamına giren kullanımı engelleyebilir.

Önceki tescil sahibinin sonraki kullanıma karşı tecavüz davası açabilmesi için önceden hükümsüzlük davası açması gerekmemektedir. Tescile karşı hükümsüzlük davası açılması, kullanıma karşı tecavüz davası açılmasının ön şartı değildir.

Sonraki tescil sahibi, kendisine karşı açılan tecavüz davasında tescili savunma aracı olarak ileri süremez, sonraki kullanımın tescile dayanması tecavüzü ortadan kaldırmaz.

Önceki tescil sahibi (davacı), sonraki kullanım nedeniyle şartları varsa tazminat talep edebilir.

Sonraki kullanımın önceki tescile dayalı tecavüz davası ile engellenebilmesi, sonraki tescilin kendiliğinden ortadan kalkması sonucunu doğurmaz. Sonraki tescilin sicilden silinmesi ancak bir hükümsüzlük davası çerçevesinde mümkün olabilir.[6]

Sonraki Tarihli Tescil Savunma Aracı Olabilir mi?

Sessiz Kalma Yoluyla Hak Kaybının Etkisi

Yukarıda açıklandığı üzere SMK m.155 ile tescilli sınai mülkiyet hakları arasındaki çatışmaya öncelik ilkesinin uygulanmasıyla son verilmesi amaçlanmıştır. Ancak akla gelen bir soru da, sonraki tarihli tescilin bir savunma aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı hususudur. Böyle bir durumda Marka Hukukundaki sessiz kalma yoluyla hak kaybı hususunu değerlendirmek önem arz etmektedir.

Bilindiği üzere SMK m.25/6 “Marka sahibi, sonraki tarihli bir markanın kullanıldığını bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde bu duruma birbirini izleyen beş yıl boyunca sessiz kalmışsa, sonraki tarihli marka tescili kötüniyetli olmadıkça, markasını hükümsüzlük gerekçesi olarak ileri süremez.” hükmünü içermektedir. Maddeye göre; önceki tarihli tescilli marka sahibi, sonraki tarihli aynı veya karıştırılma ihtimali bulunan tescilli bir markanın kullanımına kesintisiz beş yıl boyunca sessiz kalmış ise artık önceki markasına dayalı olarak sonraki markanın hükümsüzlüğünü isteyemez.[7] Bunun tek istisnası, sonraki tescilin kötüniyetli olmasıdır. Görüldüğü üzere maddeden, sessiz kalma yoluyla hak kaybının sadece hükümsüzlük davalarında söz konusu olduğu anlaşılmaktadır. Oysaki tecavüz davaları açısından benzer bir düzenleme bulunmamaktadır.

SMK’ya mehaz alınan AB Marka Hukukunda sonraki tarihli markanın kullanımına beş yıl süreyle sessiz kalınması nedeniyle hükümsüzlüğünün istenemediği durumlarda, tecavüz davası kapsamında kullanımının da engellenemeyeceği öngörülmektedir. Böylelikle hükümsüz kılınamayacak markanın kullanımı da engellenememektedir. Benzer bir düzenlemenin bulunmadığı SMK uygulaması açısından, AB hukukuna paralel bir yorumla, kullanıma sessiz kalma nedeniyle hükümsüzlüğün istenemediği hallerde kullanımın da engellenememesi yaklaşımı benimsenebilir. Bu durumda, sonraki tarihli tescilin hükümsüzlüğünün istenememesi, dolayısıyla tescilin varlığı, kullanımın da engellenememesi sonucunu getireceğinden, sonraki tarihli tescil bir nevi savunma aracı işlevi görebilecektir.[8]


Kullanmama Def’i

SMK m.29/2’de, m.19/2’ye atıf yapılarak bu maddenin tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebileceği hükme bağlanmıştır. Kanunun bahsi geçen maddesi (m.19/2) şu şekildedir; “6 ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılan itirazlarda, itiraz gerekçesi markanın itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinde Türkiye’de en az beş yıldır tescilli olması şartıyla, başvuru sahibinin talebi üzerine, itiraz sahibinden, itiraza konu başvurunun başvuru veya rüçhan tarihinden önceki beş yıllık süre içinde itiraz gerekçesi markasını itirazına dayanak gösterdiği mal veya hizmetler bakımından Türkiye’de ciddi biçimde kullanmakta olduğuna ya da kullanmamaya dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunması talep edilir. İtiraz sahibi tarafından bu hususların ispatlanamaması durumunda itiraz reddedilir. İtiraz gerekçesi markanın, tescil kapsamındaki mal veya hizmetlerin sadece bir kısmı için kullanıldığının ispatlanması hâlinde itiraz, sadece kullanımı ispatlanan mal veya hizmetler esas alınarak incelenir.”

Görüldüğü üzere hüküm ile markanın kullanılmamasının marka tesciline itiraz sürecindeki etkisi düzenlenmiştir. İtiraz edenin itiraza gerekçe gösterdiği markasını maddede öngörülen şekilde kullanmaması durumunda itirazın kabul edilmemesi gündeme gelebilecektir. SMK m.29/2’nin atfı nedeniyle SMK m.19/2’de düzenlenen kullanmama def’i tecavüz davalarında da ileri sürülebileceğinden, iki tescilli marka arasındaki tecavüz davasında SMK m.155 gereği sonraki tarihli tescil savunma aracı olamaz ise de, SMK m.29/2 gereği önceki tarihli tescil sahibinin (davacının) markasını SMK m.19/2’ye uygun şekilde kullanmadığı hususu, sonraki tarihli tescil sahibi (davalı) tarafından savunma aracı olarak ileri sürülebilecektir. Dolayısıyla “kullanmama def’i” SMK m.155 kapsamında sonraki tarihli tescil dışında ileri sürülebilecek bir savunmadır.[9]


Önceki Kullanım Savunması

Sonraki tarihli tescil sahibi aleyhine açılmış bir tecavüz davasında hakkın konusunu davacıdan, yani önceki tarihli hak sahibinden daha önce kullandığını ispat edebilirse, bu durum da m.155’in bir istisnasını oluşturabilecektir. Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, davalının önceki kullanım savunmasının yalnızca mevcut tecavüz davasının olumsuz sonuçlanması şeklinde bir etkisi olacaktır. Buna karşılık davacının önceki tarihli tesciline karşı bir hükümsüzlük davası açılmadığı sürece bu tescil varlığını koruyacaktır.[10]

SMK m.155 Kapsamında Hükümsüzlük ve Tecavüz Davasının Birlikte Açılması Halinde Yetki Sorunu

Yukarıda da ifade edildiği üzere, sonraki kullanımın önceki tescile dayalı tecavüz davası ile engellenebilmesi, sonraki tescilin kendiliğinden ortadan kalkması sonucunu doğurmamaktadır. Sonraki tescilin ortadan kalkması için bir hükümsüzlük davası açılması gerekir. Bu dava ayrı olarak açılabileceği gibi, tecavüz davası ile birlikte de açılabilir. Tecavüz davası ile birlikte hükümsüzlük davası da açıldığında davanın, tecavüz davasında yetkili olan bir mahkemede görülebileceği düşünülmektedir. Zira SMK m.155 uyarınca mademki davalının marka tesciline rağmen, davacının daha eski tarihte sicile kaydedilmiş markasına tecavüz söz konusu olabilmektedir, o halde artık hükümsüzlük kararı, adeta marka hakkına tecavüzün ref’i gibi görülmeli ve marka hakkına tecavüz ve hükümsüzlük davası birlikte açılmış ise hükümsüzlük davası tefrik edilerek yetkili mahkemeye gönderilmemeli, önceki marka sahibine üstünlük tanınarak, marka hakkına tecavüz davalarına göre yetkili mahkemelerden birisinde bu dava görülebilmelidir.[11]


SONUÇ

SMK yürürlüğe girmeden önceki dönemde tescile dayalı kullanımın yargı kararları çerçevesinde hukuka aykırılık teşkil etmediği kabul ediliyorduysa da bu uygulama, sınai mülkiyet koruması ve sistemin işlevsiz hale gelmesine yol açmaktaydı. Bu olumsuzluğu giderebilmek adına, SMK m.155 ile çatışan tescillerin varlığı halinde, önceki tarihli hak sahibinin sonraki tarihli hak sahibine karşı açtığı tecavüz davasında, sonraki tarihli tescilin varlığının bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmeyeceği düzenleme altına alınmıştır. Nitekim düzenlemenin amacı da ihlal davalarında sıklıkla ortaya çıkan çatışan haklar sorununun, sistemin temelini oluşturan “öncelik ilkesi” çerçevesinde çözümlenmesidir.[12]İlgili hükmün uygulamada nasıl yorumlanacağı ise yüksek mahkemenin vereceği kararlar ile şekillenecektir.

[1] Karar için bkz. http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/11hd-2009-12869.htm
[2] Çolak, Uğur: Türk Marka Hukuku, İstanbul 2018, s.669
[3] Şehirali Çelik, Feyzan Hayal: SMK m.155- Varsayımlar ve Olası Değişkenler, BATİDER, Haziran 2019, C.XXXV, Sayı 2, s.64
[4] Alıca, Türkay: Önceki Tarihli Hakların Etkisi, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu, 9-10 Mart 2017, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü, Aralık 2017, s.713
[5] Alıca, s.722
[6] Şehirali Çelik, s.84
[7] Alıca, s.728
[8] Şehirali Çelik, s.87
[9] Şehirali Çelik, s.88
[10] Şehirali Çelik, s.91
[11] Çolak, s.765
[12] Alıca, s.730